TIPS MARCARIOS III Prohibiciones para el registro de marcas

Al seleccionar o desarrollar una marca surgen diferentes preguntas: ¿Todo está permitido?; ¿Qué pasa si cambio el orden de las palabras? ¿Puedo inspirarme en otras marcas?  

En las entregas previas de los #tipsmarcarios hemos destacado que el registro de marca es una inversión. Por lo general, cuando se elige un signo para identificar a un negocio, producto o servicio se hace un estudio de mercado, se analizan las preferencias del consumidor y se desarrolla un plan de marketing para tener los mejores resultados.

Lastimosamente, en varias ocasiones hemos sido testigos de casos en los que se ha transitado un largo camino, los interesados han invertido tiempo y dinero, cuentan con publicidad impresa, rótulos, envases y demás, pero descubren que su marca no puede ser registrada.

Para que esto no suceda, lo más recomendable es que cuenten con asesoría legal especializada oportuna.

En primer lugar: que se realice una búsqueda previa para conocer si existen marcas iguales o similares; y en segundo lugar, que se analice la marca para asegurar que tiene CAPACIDAD DISTINTIVA y que no está inmersa en alguna CAUSAL DE DENEGACIÓN de registro.

En este punto las prohibiciones al registro de marcas entran en juego. En la legislación ecuatoriana las prohibiciones están contempladas en los artículos 360 y 361 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y a nivel regional en la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial y se dividen en dos grandes grupos:

Prohibiciones Absolutas: “se refieren al signo en sí e implican que la marca presenta un problema intrínseco que impide que se pueda registrar. El signo es incapaz de funcionar como marca bien porque no puede en absoluto distinguir productos o servicios o bien porque no puede distinguir los productos o servicios para los que la marca se solicita. En estos supuestos se trata de evitar que la concesión de una marca se convierta en una ventaja competitiva para el titular de la marca que dificulte a sus competidores el acceso al mercado”[1]. (Subrayado fuera de texto) A continuación, comentaremos algunas:

-Carecer de distintividad: entendida esta como la capacidad para identificar el producto y/o servicio en el mercado.  BABY-DRY para pañales.

-Que la marca consista en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio

-Signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios Ejemplo: marca “limpia” para un producto de limpieza.

– Signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio: Ejemplo: AGUA para agua de manantial.

-Designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; Ejemplo: CHELA para cerveza

– Signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios. Ejemplo: IRROMPIBLE para vasos de vidrio

– Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, el nombre, los escudos de armas, banderas y emblemas de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.

-Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades del país. Ejemplo: ISO 9001

 -Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general.

–Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

Prohibiciones relativas: hace referencia a intereses particulares o privados. A diferencia de las prohibiciones absolutas, estas implican que el signo no este disponible, debido a que entra en conflicto con derechos de terceros.

-Que sea idéntico o se asemeje, a una marca anteriormente solicitada, para proteger los mismos productos o servicios, pudiendo este causar un riesgo de confusión o de asociación al consumidor. Ejemplo: COCA COLA vs. KOKA KOLA

 -Pudiera evidenciarse reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Ejemplo: NIKE vs. NIKEn para ropa deportiva.

-Cuando incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen.

En tal virtud, se recomienda la asesoría de por un profesional experto en la materia para que el desarrollo y selección de marca tenga el final esperado: registrar tu marca.

Olvídate de referencias descriptivas, de llamar a las cosas por su nombre, o por sus elementos. No copies o imites a otros. Y recuerda: el uso no genera derechos, DEBES registrar tu marca.  

“Art. 364.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones en elementos que no alteren el carácter distintivo del signo registrado”[2]. (Subrayado fuera de texto)

Ante cualquier duda o inquietud respecto a este tema, contacte con nosotros: gpuente@puenteasociados.com

Recuerda que, sin costo, podemos monitorear tus marcas contamos con sistemas especializados. Además, ofrecemos descuentos para clientes, MIPYMES, emprendimientos, entre otros.

 

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

#SiempreCerca

                                 

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto atender todas sus consultas y requerimientos, para lo cual le solicitamos se sirva comunicar al email o a los números telefónicos de nuestras oficinas.

Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & Asociados, ni de sus miembros.

Usted recibe la presente información por estar registrado en la base de datos de Puente & Asociados Cía. Ltda. De este modo, también le llegará boletines legales, noticias, así como publicidad de nuestros servicios y eventos. Para acceder, rectificar, cancelar y oponerse al uso de sus datos, favor escribir a relacionespublicas@puenteasociados.com

 

[1] Oficina Española de Marcas: GUÍA DE EXAMEN DE PROHIBICIONES ABSOLUTAS DE REGISTRO https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf

[2] Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación